2017.4.17
審決・判決紹介
平成２７年（受）第１８７６号
不正競争防止法による差止等請求本訴，商標権侵害行為差止等請求反訴事件
平成２９年２月２８日第三小法廷判決
本件判決に際し、最高裁は、①商標登録から５年の除斥期間が経過し４条１項１０号を理由とする無効審判が請求できない場合には、当該商標権に基づく侵害訴訟における特許法第１０４条の３に基づく抗弁は、不正競争の目的で登録したものを除いて、認められない、一方、②５年の除斥期間経過後であっても、４条１項１０号の周知商標の所有者が、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することは許される、との判断を示しました。
これまでの判決や学説においては、除斥期間経過後の無効の抗弁の可否について、見解が分かれていました。本件は最高裁が、それを否とし、一方で権利濫用の抗弁は可とする、との明確な判断を示した重要な判決といえます。
本件は、不正競争防止法による差止等請求（本訴）と商標権侵害行為差止等請求（反訴）がされた原審において、被上告人（本訴請求人）の使用商標が商品等表示として周知性を有すると認められ、本訴請求の一部を認容し反訴請求を棄却する、との判断が行われたため、不服として上告人が上告していた事件です。最高裁においては、原審の判断を破棄し、被上告人使用商標の周知性について更に審理をつくすべく本件を原審に差し戻すべき、との判断が行われました。
被上告人は米国法人であるＡ社と独占的な販売代理店契約を締結し、Ａ社の商品である電気瞬間湯沸器を「エマックス」や「ＥｅｍａＸ」等の使用商標の下輸入販売していました。当初、上告人は、被上告人と販売店契約を結びその商品を販売していたものの、両者間に起こったトラブルから被上告人に対し損害賠償を請求するなどし、結果的には、代理店契約の不存在確認や今後上告人が被上告人使用商標を使用しないこと等を条件とする和解が成立していました。
ところが、上告人は和解後も被上告人使用商標を使用し続けたため、被上告人は不正競争防止法による差止請求を提起し、改めて、上告人は被上告人使用商標を使用しないとの条件で和解が成立しました。
これらは平成１５年から平成２３年にかけて起こった出来事ですが、上告人はこの間、平成１７年と平成２２年の２回に分けて、「エマックス」と「エマックス／ＥｅｍａＸ」という商標を出願し、それらは登録となっていました。
本件の原審が平成２４年と平成２５年に提起されたのち、被上告人は上告人の各商標登録に対し４条１項１０号を理由とする無効審判を請求し、いったんは無効審決となりました。被上告人使用商標の周知性が認められ、また、その時点で登録から５年の除斥期間は過ぎていたものの不正競争の目的で受けたものと判断され、４条１項１０号に該当すると判断されたためです。しかしながら、上告人が審決取消訴訟を提起し、被上告人使用商標の周知性は認められないとして審決を取り消す判決が、本件判決前の平成２７年にされています。
このような経緯がある中での本件判決です。
以下、上記①②の判断についての最高裁の判決文を引用しておきます。
「商標法４７条１項は，商標登録が同法４条１項１０号の規定に違反してされたときは，不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き，商標権の設定登録の日から５年の除斥期間を経過した後はその商標登録についての無効審判を請求することができない旨定めており，その趣旨は，同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが，商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは，商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために，商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される（最高裁平成１５年（行ヒ）第３５３号同１７年７月１１日第二小法廷判決・裁判集民事２１７号３１７頁参照）。そして，商標法３９条において準用される特許法１０４条の３第１項の規定（以下「本件規定」という。）によれば，商標権侵害訴訟において，商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ，上記のとおり商標権の設定登録の日から５年を経過した後は商標法４７条１項の規定により同法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから，この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても，同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また，上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法４条１項１０号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると，商標権者は，商標権侵害訴訟を提起しても，相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり，商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法４７条１項の上記趣旨が没却されることとなる。
そうすると，商標法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から５年を経過した後においては，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって，本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」
「一方，商標法４条１項１０号が，商標登録の出願時において他人の業務に係る商品又は役務（以下「商品等」という。）を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標につき商標登録を受けることができないものとしている（同条３項参照）のは，需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに，当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るものであると解される。そうすると，登録商標が商標法４条１項１０号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に，当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対してまでも，商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは，特段の事情がない限り，商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして，権利の濫用に当たり許されないものというべきである（最高裁昭和６０年（オ）第１５７６号平成２年７月２０日第二小法廷判決・民集４４巻５号８７６頁参照）。そこで，商標権侵害訴訟の相手方は，自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法４条１項１０号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ，かかる抗弁については，商標権の設定登録の日から５年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても，同法４７条１項の上記(ア)の趣旨を没却するものとはいえない。
したがって，商標法４条１項１０号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から５年を経過した後であっても，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。」
以上
